Om een slagzin als merk te kunnen laten registreren moet deze ingeburgerd zijn. Althans voor het geval de slagzin beschrijvend is voor de betrokken waar of dienst. Meestal is een slagzin in die zin beschrijvend. Van inburgering is dan pas sprake als een aanzienlijk deel van de doelgroep de dienst of waar op basis van het merk als afkomstig van een bepaalde onderneming herkent.

Verwarringsgevaar

DealerDirect BV weet zijn aanvraag voor inschrijving van het merk ‘Ik wil van mijn auto af’ door het Benelux merkenbureau gehonoreerd. Dan komt de concurrent, WijKopenAutos (WKA), in actie met een eis tot doorhaling van die inschrijving. Dit echter niet dan nadat DealerDirect via een kort geding heeft geprobeerd om WKA te laten veroordelen om de zin nog langer op zijn website te gebruiken. Dit vanwege mogelijk verwarringsgevaar, zeker nu er sprake is van gebruik voor soortgelijke waren/diensten.
De Rechtbank Overijssel gaat mee in deze claim van indirect verwarringsgevaar. Het in aanmerking komende publiek zou door een dergelijk gebruik van dezelfde zin door beide partijen immers kunnen denken dat de diensten van beide ondernemingen met elkaar gekoppeld zijn dan wel de ondernemingen met elkaar zijn verbonden. WKO wordt veroordeeld om het gebruik van de zin te staken op straffe van een dwangsom van €200.000.

Onderscheidend vermogen

Zoals aangegeven laat WKA het er niet bij zitten en roept bij het Benelux merkenbureau de nietigheid van de registratie in vanwege het ontbreken van onderscheidende vermogen. De bekendheid van de slagzin zou onvoldoende zijn om toekenning van een exclusief merkrecht te rechtvaardigen. Omdat het merk beschrijvend is en ieder onderscheidend vermogen mist en inburgering naar het oordeel van het Benelux merkenbureau niet is aangetoond, wordt het verzoek tot doorhaling gehonoreerd.

Inburgeringseisen

Bezwaren tegen een beschrijvend en niet-onderscheidend merk kunnen slechts worden opgeheven door het gebruik dat ervan wordt gemaakt. Door inburgering dus. Daarvan is sprake als een aanzienlijk deel van de doelgroep de waar of dienst op basis van het merk als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeert. Daarmee is het merk dan immers niet meer alleen beschrijvend.

Bewijs hiervoor kan geleverd worden door stukken met betrekking tot:

• het marktaandeel van het merk,
• de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van het gebruik van het merk,
• de hoogte van de reclamekosten van de onderneming voor het merk,
• het percentage van de betrokken kringen dat de waar op basis van het merk als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeert
• de verklaringen van de kamers van koophandel en industrie of van andere beroepsverenigingen, of
• opinieonderzoek

Daarbij gaat het om de opvatting van het in aanmerking komend publiek. De normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de betrokken categorie waren of diensten.

Naar het oordeel van het Benelux merkenbureau is het bewijs hiervan niet geleverd. En dus eindigt deze zaak negatief voor de eerder door de rechtbank Overijssel in het gelijkgestelde partij. Het kan verkeren, want hiermee is DealerDirect nu dus zelfs zijn merkrecht kwijt.